Спецификой товарного знака как объекта интеллектуальной собственности является то, что действие его правовой охраны поставлено в зависимость от реального использования. В случае неиспользования знака его правовая охрана может быть прекращена досрочно, а обозначение, охранявшееся в качестве товарного знака, доступно для регистрации на имя нового владельца.

Как отмечают исследователи, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием преследует две основные цели: с его помощью можно «освободить место» в государственном реестре товарных знаков с целью предоставления возможности другим лицам регистрации обозначений, сходных с неиспользуемым знаком, а также предотвратить недобросовестную регистрацию товарных знаков без намерения их реального использования. При этом следует отметить, что споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, являются одной из самых распространенных категорий споров, возникающих по поводу данного объекта интеллектуальной собственности.

Рассмотрим, в каких случаях возникает необходимость досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначение, являющееся товарным знаком одного субъекта, в силу присущих ему свойств (информативность, эстетичность, благозвучие и т.п.) может представлять интерес для других участников рынка. При этом, если владелец товарного знака продолжительное время его не использует, не отказываясь от него, у другого лица может возникать обоснованный интерес в прекращении действия регистрации знака с последующим заявлением своих притязаний на такое обозначение и его регистрацию в качестве своего товарного знака.

Неиспользуемый товарный знак может быть тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в зарубежных государствах на основании международной регистрации. При попытке иностранного правообладателя расширить действие международной регистрации на территорию Беларуси он сталкивается с отказом национального патентного ведомства, основанным на существовании национальной регистрации тождественного (сходного до степени смешения) обозначения.

Поскольку конфликт интересов возникает у лиц, производящих (намеревающихся производить) однородные товары, следует сразу определить данное понятие. Согласно определению, данному в Положении о порядке регистрации товарного знака, однородными признаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю (абз. 16 ч. 1 п. 1). В литературе представлено следующее определение: однородные товары — это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции 1, с. 96.

Следует назвать и такую причину для досрочного прекращения охраны неиспользуемого знака: существование зарегистрированных, но не используемых товарных знаков увеличивает нагрузку на патентный орган, который должен учитывать такие знаки при экспертизе поданных заявок, проводя проверку заявляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения в отношении однородных товаров.

Причины неиспользования товарного знака могут быть различными: как объективно не зависящими от владельца, так и полностью зависящими от него. Объективными причинами неиспользования знака может быть изменение конъюнктуры рынка, приводящее к невостребованности товара (работы, услуги), маркируемого (сопровождаемого) товарным знаком, изменение законодательства, определяющего условия работы на рынке, установление прямых запретов со стороны государства, делающее невозможным производство или реализацию определенного товара, утрата лицензии на право осуществления определенного вида деятельности и т.п.

Товарные знаки могут не использоваться их владельцами и по субъективным причинам. Они могут регистрироваться как «защитные», изначально предназначенные не для использования, а для противодействия регистрации сходных товарных знаков, конкурентами. Кроме того, достаточно распространенной до недавних пор была практика регистрации товарных знаков «на продажу» лицами, не имевшими реального намерения их использовать по прямому назначению, чему во многом способствовали нормы отечественного законодательства о товарных знаках, допускающие их регистрацию на имя физлица независимо от его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также действовавшие до 01.01.2014 невысокие ставки патентных пошлин.

Конфликт интересов лица, не использующего свой товарный знак, и лица, желающего использовать аналогичное обозначение для индивидуализации однородных товаров (работ, услуг), имеет законодательное решение. Впервые нормы о возможном досрочном прекращении охраны появились в законе о товарных знаках Швейцарии еще в 1879 г. В настоящее время возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена законодательством большинства стран мира, в том числе и законодательством Беларуси.

Нормы о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков закреплены и в международных договорах. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. в ст. 5C(1) предусматривает, что в случае, если в государстве — участнике конвенции использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Более детально нормы о досрочном прекращении охраны товарного знака были изложены в заключенном в 1994 г. в рамках ВТО Соглашении ТРИПС. Согласно ст. 19 Соглашения ТРИПС, если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий к такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Нормы Соглашения ТРИПС имеют принципиальное значение, поскольку их имплементация в национальное законодательство является условием членства в ВТО, которого Беларусь добивается более 25 лет. Поэтому процитированная норма требует более подробного анализа.

Во-первых, в Соглашении ТРИПС установлен минимальный срок непрерывного неиспользования знака как условие для прекращения его правовой охраны. Упоминаемый в Соглашении ТРИПС трехлетний срок неиспользования является разумно достаточным с точки зрения времени, необходимого владельцу товарного знака для налаживания производства товаров (оказания услуг), поиска покупателей, отработки логистических схем и др.

Во-вторых, из приведенной нормы следует, что досрочное прекращение охраны товарного знака возможно только в том случае, если владелец знака не докажет наличие обстоятельств, препятствовавших использованию и соответствующих понятию «веские причины». Соглашение ТРИПС не уточняет содержание данного термина, отдавая этот вопрос на усмотрение национального законодателя и национальной правоприменительной практики. Однако при этом обстоятельства, препятствовавшие использованию и не зависевшие от воли владельца, должны признаваться в качестве упомянутых веских причин, не позволяющих прекратить охрану знака; прямо указанные ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, являются лишь частными случаями таких обстоятельств.

В-третьих, Соглашение ТРИПС требует признавать использованием товарного знака также использование, осуществляемое третьими лицами под контролем владельца знака. Соглашение ТРИПС не уточняет и тем самым не ограничивает национального законодателя в определении форм, в которых может выражаться такой контроль (лицензионный договор, договор франчайзинга, деятельность аффилированного лица и др.).

Обратимся к нормам национального законодательства. Возможность прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием была предусмотрена еще первоначальной редакцией Закона о товарных знаках. Нормы Закона в последующем претерпели определенные изменения. К числу наиболее значимых следует отнести состоявшуюся в 2009 г. замену пятилетнего срока непрерывного неиспользования товарного знака, предусмотренного в первоначальной редакции Закона, на трехлетний срок, причиной которого стало стремление законодателя обеспечить ускорение реального использования товарных знаков на товарах, находящихся в гражданском обороте.

Подробнее о нормах, регулирующих досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, а также правоприменительной практике разрешения данной категории споров читайте в ilex