Лидеры мнений. Госзакупки: выполняем требования к участникам в сфере товарных знаков

Суть проблемы: Одним из обязательных требований, которым должен соответствовать участник госзакупки, является обладание им правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания <*>. При выполнении этого требования возникает немало вопросов: как выполнить данное требование, какие документы должен заказчик запросить, а участник предоставить и др. Чтобы не допустить ошибок и предотвратить возможные нарушения, мы обратились за ответами к экспертам в сфере госзакупок и права интеллектуальной собственности. Среди них представители МАРТ и НЦИС.

Своим мнением поделились:

	Третьякова Ирина Владимировна, начальник отдела координации контроля государственных закупок управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь;
	Синишова Наталья Васильевна, начальник управления товарных знаков Национального центра интеллектуальной собственности;
	Амельченя Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент, медиатор. Эксперт в области закупок. Автор более 50 научных статей. Имеет большой практический опыт в сфере осуществления процедур госзакупок и закупок за счет собственных средств;
	Рачковский Валентин Владимирович, патентный поверенный, юрист, оценщик интеллектуальной собственности, управляющий партнер ООО “БелБренд Консалт” / METIDA Belarus. Эксперт в области интеллектуальной собственности. Общий стаж работы в системе интеллектуальной собственности составляет более 18 лет. Автор более 30 публикаций;
	Лосев Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент. Эксперт в области интеллектуальной собственности. Автор более 120 научных публикаций. Главные направления научной деятельности: проведение исследований в области правовой охраны интеллектуальной собственности, правового регулирования научной и инновационной деятельности.

Вопрос 1. Что следует понимать под реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) с использованием товарных знаков и знаков обслуживания? В каких случаях мы можем вести речь о наличии таких правомочий?

Ответ лидеров мнений

Эксперты рассмотрели вопрос с разных точек зрения. Было отмечено, что Закон о госзакупках не регулирует данный вопрос и следует обратиться к Закону о товарных знаках. При этом высказано мнение, что участник самостоятельно определяет, обладает он правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) или нет. Для подтверждения соответствия участник должен предоставить заявление об этом.

Третьякова И.В.: Закон о госзакупках не регулирует данный вопрос. При этом участник самостоятельно определяет, обладает он правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) или нет.

Так, в ситуации, когда предлагаемые в процедуре госзакупки товары (работы, услуги) имеют товарные знаки и знаки обслуживания, участник подтверждает, что обладает правомочиями на реализацию таких товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом госзакупки, в целях соответствия требованию, предусмотренному абз. 13 п. 2 ст. 16 Закона о госзакупках. В случае, если при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) товарные знаки и знаки обслуживания не используются, участник указывает эти сведения в заявлении при подаче своего предложения на участие в процедуре госзакупки.

При необходимости разъяснения данного вопроса целесообразно обращаться в НЦИС, так как соответствующие вопросы не относятся к компетенции МАРТ.

Синишова Н.В.: На основании норм ГК можно сделать вывод о том, что реализация товаров — это, по сути, синоним термина “продажа”. Использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляется в том числе путем применения товарного знака на товарах, которые предлагаются к продаже, продаются (в том числе в сети Интернет) или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; при выполнении работ и (или) оказании услуг и т.д. <*>. Таким образом, под реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) с использованием товарного знака, знака обслуживания следует понимать все вышеперечисленные действия.

Использовать товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь, может его владелец или иное лицо с разрешения владельца товарного знака <*>. Разрешение на использование товарного знака может быть выражено, например, посредством заключения лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии и иных договоров, не противоречащих законодательству, в которых будет содержаться такое разрешение.

Кроме того, правомочным использование охраняемого товарного знака будет считаться при его использовании в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на территории государств — членов ЕАЭС непосредственно владельцем товарного знака или другим лицом с согласия владельца такого знака <*>. В отношении этих товаров, маркированных товарным знаком, права его владельца будут исчерпаны.

Амельченя Ю.А. также считает, что Закон о госзакупках не содержит определения “реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и знаков обслуживания”. На момент подачи предложения для участия в процедуре госзакупки (получения приглашения к участию в процедуре закупки из одного источника и последующего заключения договора госзакупки) участник должен гарантировать заказчику (организатору), что препятствий для реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и знаков обслуживания у него не имеется, а также товарные знаки и знаки обслуживания, если они имеются в отношении предлагаемого товара (работы, услуги), правомерно им используются. Для подтверждения соответствия данному требованию участником должно быть представлено заявление <*>.

Рачковский В.В.: Что вкладывают в понятие использования товарного знака, описано в ст. 20 Закона о товарных знаках. Это, в частности, применение товарного знака на товаре, его этикетке или упаковке при ввозе, перевозке товара, продаже, хранении в целях продажи, предложении к продаже, в сопровождающей введение товара в гражданский оборот (продажу, например) документации, в рекламе, на вывесках, в доменном имени, в иных средствах адресации в сети Интернет.

При выполнении работ или оказании услуг возможных вариантов меньше, так как они в буквальном смысле не маркируются товарными знаками, но размещение на вывеске, в документации пользователя, в рекламе и подобное в связи с оказываемыми услугами или выполняемыми работами будет считаться использованием товарного знака.

Лосев С.С. также считает, что в данном случае необходимо обратиться к ст. 20 Закона о товарных знаках, при этом необходимо обратить внимание на слова “для индивидуализации товара”. Иными словами, использованием товарного знака являются действия, прямо или косвенно индивидуализирующие определенный товар. При этом следует знать, что за владельцем товарного знака признается исключительное право использовать товарный знак. Суть исключительного права состоит в том, что никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца <*>.

Для понимания содержания исключительного права на товарный знак также следует обратить внимание на то, что нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака, выражающееся в совершении действий, предусмотренных п. 1 ст. 20 Закона о товарных знаках, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь <*>.

Однако не любые действия по использованию товарного знака, в том числе действия в отношении товара, на который помещен товарный знак, требуют согласия владельца товарного знака. Пределом действия исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров, является его исчерпание. Принцип исчерпания заключается в том, что не признается нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на территории государств — членов ЕАЭС непосредственно владельцем товарного знака или иным лицом с согласия владельца такого знака <*>. Иными словами, если импортный товар, на котором помещен товарный знак, охраняемый в Республике Беларусь, был правомерно (с согласия владельца товарного знака) ввезен в любое из государств — членов ЕАЭС, включая и Республику Беларусь, то он становится просто товаром, дальнейшее перемещение которого по территории ЕАЭС и реализация, включая поставку в рамках процедуры госзакупки, никак не связаны с действием исключительного права на товарный знак.

То же самое можно сказать и в отношении товара отечественного производства, на котором был помещен товарный знак: если этот товар уже был введен в гражданский оборот производителем (владельцем товарного знака), то дальнейшее обращение этого товара, в том числе его приобретение в целях последующей поставки для государственных нужд, не требует какого-либо разрешения со стороны владельца товарного знака.

Соответственно, поставка товара, введенного в гражданский оборот с согласия владельца товарного знака, в рамках процедуры госзакупок никоим образом не создает для заказчика каких-либо рисков, связанных с возможным нарушением исключительного права на товарный знак.

Сказанное выше не применимо в отношении знаков обслуживания — использование знака осуществляется путем его применения при выполнении работ и (или) оказании услуг <*>. Сама природа принципа исчерпания исключительного права на товарный знак не позволяет применять его в отношении работ и услуг. Поэтому лицо, выполняющее определенную работу (оказывающее определенную услугу), которая идентифицируется охраняемым знаком, должно либо быть владельцем знака, либо иметь на это разрешение владельца знака.

В данном случае следует вести речь о правомерности использования товарного знака на реализуемом товаре. В таком контексте правомерными будут следующие действия:

— действия производителя товара, использующего на своих товарах принадлежащий ему товарный знак и поставляющего этот товар заказчику в рамках процедуры госзакупки;

— действия импортера, ввозящего товар иностранного производства, на котором применен товарный знак, охраняемый в Республике Беларусь (на основании национальной или международной регистрации), и имеющего разрешение владельца товарного знака на ввоз такого товара на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот;

— действия любого хозяйствующего субъекта, предполагающего поставку товара в рамках процедуры госзакупки, на котором помещен товарный знак, в отношении которого произошло исчерпание исключительного права, либо товарный знак, не охраняемый в Республике Беларусь.

Лицо, которое будет выполнять работы (оказывать услуги) с использованием охраняемого в Республике Беларусь знака обслуживания, должно либо являться владельцем такого знака, либо иметь разрешение владельца знака, которое оформляется заключаемым лицензионным договором <*>.

Вопрос 2. Можно ли считать, что поставщик обладает соответствующими правомочиями, если он заключил договор поставки с производителем, официальным представителем, иным лицом? Должны ли в таком договоре быть какие-либо особые условия (например, указана цель приобретения товара)?

Ответ лидеров мнений

Мнения экспертов по данному вопросу различны. Большинство экспертов считают, что при ответе на вопрос необходимо учитывать ряд нюансов: сведения о поставщике, произошло ли исчерпание прав на товарный знак, установлены ли для участника процедуры госзакупки какие-либо запреты или ограничения для реализации приобретенного им товара, откуда ввозится товар и др. При этом высказано мнение, что цель приобретения товара нельзя считать достаточным условием для наличия или отсутствия права на последующую реализацию или приобретение товара. Поскольку согласие правообладателя может быть как включено в договор с правообладателем (в том числе путем согласования цели приобретения товара), так и получено в форме отдельного документа (например, письма-согласия).

Синишова Н.В.: Однозначно ответить на этот вопрос сложно. В случае прямой поставки от производителя, промаркировавшего свою продукцию своим товарным знаком, поставщик обладает соответствующими правомочиями, в остальных случаях необходимо устанавливать ряд нюансов, например, произошло ли исчерпание прав на товарный знак. Так, крупные производители имеют в различных странах своих официальных представителей/дилерские центры и сети, которым предоставлено право использования товарного знака только на определенной территории. Купив продукцию у территориального официального представителя “А” на территории какого-либо из государств ЕС, товар ввозят на территорию Республики Беларусь, где у производителя есть местный региональный дилерский центр “В” с полномочиями контролировать рынок на предмет контрафакта и нарушения прав на товарный знак. Поставку своей продукции на рынок этого государства производитель решает осуществлять только через официального дилера “В”. Происходит так называемый параллельный импорт. В таком случае ввоз товара, хотя и оригинального, но приобретенного у иного территориального представителя, может быть воспринят производителем — владельцем товарного знака как нарушение его исключительных прав.

Полагаем целесообразным конкретизировать характеристики предмета договора — поставляемого товара, указав, что товар содержит соответствующий товарный знак производителя, кроме того, в некоторых случаях (например, заключение официального дилерского соглашения) имеет смысл указывать территорию действия данного договора и полномочия дилера в отношении объектов интеллектуальной собственности производителя.

Амельченя Ю.А.: Правомочия на реализацию зависят от того, установлены ли для участника процедуры госзакупки какие-либо запреты или ограничения для реализации приобретенного им товара (от продавца, в том числе производителя, иного лица) или производимый им товар (работа, услуга) с использованием товарных знаков, знаков обслуживания может правомерно реализовываться третьим лицам. Это в том числе может быть договор на поставку товара, заключенный, к примеру, с производителем, официальным представителем, в котором отсутствуют запреты на последующую реализацию (последующую продажу) такого товара. Цель приобретения как таковую, представляется, нельзя считать достаточным условием для наличия или отсутствия у покупателя по такому договору права последующей реализации приобретенного товара.

Рачковский В.В.: Если товар приобретают за рубежом и ввозят в Республику Беларусь, то просто факта приобретения товара у производителя недостаточно. Дистрибьюторы часто имеют прямые ограничения от производителя по региону торговли товарами, при этом они не являются правообладателями и не могут сами по себе от его имени давать согласие на последующую реализацию товара в определенной стране, если они не имеют на это отдельных полномочий от правообладателя (на основании лицензионного договора, например). Соответственно для ввоза товара на территорию Республики Беларусь нужно четкое и понятное согласие правообладателя. Оно может быть включено в договор с правообладателем (в том числе путем согласования цели приобретения товара) или при приобретении товара у дистрибьютора получено в форме отдельного документа (допускается применение письма-согласия, не обязательно заключать лицензионный договор). Изъятие из описанного подхода, если говорить о последующей продаже товара в Республике Беларусь, установлено только для стран ЕАЭС: если в любой точке ЕАЭС товар введен в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия, то последующее движение товара на территории ЕАЭС не будет считаться нарушением и его реализация в любой стране ЕАЭС не требует дополнительного согласия правообладателя <*>.

Лосев С.С.: Очевидно, в вопросе речь идет о поставщике, в качестве которого выступает резидент Республики Беларусь, приобретающий товар у производителя — резидента любого государства — члена ЕАЭС либо у импортера, осуществившего ввоз товара на территорию любого государства ЕАЭС в целях последующей поставки товара в рамках процедуры госзакупки. Оба случая будут подпадать под действие нормы п. 4 ст. 3 Закона о товарных знаках, предусматривающей исчерпание исключительного права. Поскольку с момента правомерного введения товара в гражданский оборот права владельца товарного знака в отношении данного товара прекращаются, договор, заключаемый субъектом на приобретение товара, не должен содержать каких-либо особых условий, связанных с использованием примененного на товаре товарного знака.

Если в качестве поставщика в рамках процедуры госзакупки выступает импортер товара в Республике Беларусь, а владельцем товарного знака, охраняемого в Республике Беларусь, является иностранный субъект, правомерность ввоза товара должна подтверждаться владельцем товарного знака.

Как было отмечено ранее, в отношении выполнения работ (оказания услуг) участник должен обладать правом использования знака обслуживания, если таковой знак будет сопровождать выполнение работы (оказание услуги).

В продолжение темы эксперты ответят на следующие вопросы:

Как подтвердить полномочия, если участник использует незарегистрированный товарный знак или знак обслуживания?

Обязан ли заказчик предъявлять ко всем участникам требование, предусмотренное абз. 13 п. 2 ст. 16 Закона о госзакупках? Зависит ли это от предмета закупки?

Как должно быть оформлено заявление участника в зависимости от наличия/отсутствия правомочий на использование товарных знаков (знаков обслуживания)?

Необходимо ли заказчику проверять факт наличия у участника правомочий на реализацию товара (выполнение работы, оказание услуги) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания?

Каковы правовые последствия для заказчика и участника, если участник представил недостоверные сведения о наличии правомочий?