ООО «ЮрСпектр» 23.06.2022 провело аудиториум ilex на тему «Интеллектуальная собственность: регистрация и защита исключительных прав на товарный знак». В рамках мероприятия Татьяна Петровна Толканица рассказала о порядке регистрации товарных знаков и способах защиты исключительных прав их владельцами.

Кроме того, лектор ответила на ряд вопросов слушателей по теме. Ниже публикуем ответы на них.

Вопрос 1: Резидент Беларуси является владельцем товарного знака. На территории РФ сходный товарный знак зарегистрирован резидентом РФ. Вправе ли резидент Беларуси поставлять продукцию, маркированную этим знаком, на территорию РФ? Будет ли иметь место в данном случае принцип исчерпания прав?

Ответ: В нашей стране и в РФ действует территориальный принцип охраны товарных знаков и знаков обслуживания (далее — товарный знак). Это означает, что субъект хозяйствования Беларуси имеет исключительное право на товарный знак на территории нашей страны, а российская организация — на территории РФ (п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 3 Закона о товарных знаках, ст. 1476 ГК РФ). Следовательно, резидент Беларуси не вправе использовать товарный знак в РФ при наличии одновременно следующих условий (п. 3 ст. 1484 ГК РФ):

— товарные знаки сходны до степени смешения;

— товарные знаки используются для однородных товаров;

— не получено согласие резидента РФ — владельца товарного знака на использование сходного знака.

В данном случае нельзя говорить о принципе исчерпания прав. Он бы имел место, если бы в Беларуси были легально приобретены товары российского резидента и затем реализованы в РФ.

Вопрос 2: Товарный знак зарегистрирован на территории Беларуси. Можно ли по окончании срока регистрации одновременно подать заявление на продление срока регистрации и распространить охрану на территорию других государств?

Ответ: Национальная система регистрации товарных знаков предусматривает только продление срока регистрации (ч. 1 п. 2 ст. 13 Закона о товарных знаках, ч. 1 п. 226 Положения о порядке регистрации товарных знаков). Чтобы получить охрану товарного знака на территории других государств, нужно обратиться за международной регистрацией на основании базовой национальной регистрации.

Вопрос 3: Одним учредителем созданы три компании в Беларуси, РФ и Казахстане. Как лучше поступить: подать заявку на регистрацию коллективного товарного знака или белорусской компании зарегистрировать товарный знак с охраной сразу в трех странах?

Ответ: Зарегистрировать товарный знак можно на имя одной компании или на разных юрлиц в разных странах. Выбирать вариант регистрации лектор рекомендует с учетом того, где нужна защита товарного знака. Например, если маркированные этим товарным знаком товары будут реализовываться в Беларуси и Казахстане, то защита в РФ может быть не нужна. Это же правило относится к коллективному товарному знаку: нужно определить, в каких странах он будет использоваться. При этом следует учитывать, что коллективный знак не дает охрану в нескольких странах.

Лектор напомнила, что к регистрации коллективного товарного знака установлены дополнительные требования. Так, к заявке на регистрацию коллективного товарного знака должно быть приложено положение о коллективном знаке (ч. 1 п. 57 Положения о порядке регистрации товарных знаков).

Вопрос 4: Резидентами Беларуси и РФ зарегистрированы созвучные товарные знаки с разным написанием (в РФ латиницей, у нас — кириллицей). Как белорусскому владельцу защитить свои права?

Ответ: Если сходные товарные знаки зарегистрированы на территории одной страны, то можно оспорить предоставление правовой охраны такому знаку. В Беларуси для этого необходимо подать возражение в Апелляционный совет (п. 1 и 3 ст. 25 Закона о товарных знаках). По результатам рассмотрения возражения предоставление правовой охраны может быть признано недействительным.

Если охрана предоставлена сходным товарным знакам на территории разных государств, то действует территориальный принцип охраны. Иными словами, каждый из таких знаков охраняется на территории своей страны.

Вопрос 5: Можно ли в качестве товарного знака зарегистрировать пивную бутылку с нанесением логотипа на нее? Будет ли такой товарный знак зарегистрирован или изображение бутылки будет расценено как форма товара?

Ответ: Чтобы бутылка или другая емкость была зарегистрирована в качестве товарного знака, она должна иметь отличительные признаки, особенности. Признаками отличия могут быть, например, оригинальная форма бутылки, нанесение на нее этикетки, рисунка, логотипа и т.п. Формой товара посчитают совершенно стандартную, обычную, повсеместно используемую бутылку или другую емкость.

Вопрос 6: У резидента Беларуси есть охрана товарного знака, например «Мишка», на территории нашей страны. Резидент РФ получил охрану по мадридской системе на территории Беларуси товарного знака «Северный мишка». Обе регистрации в одном классе товаров. Как резиденту РБ оспорить международную регистрацию, которая распространяется на территорию Беларуси?

Ответ: При международной регистрации также проводится экспертиза товарного знака. По результатам экспертизы в регистрации может быть отказано на основании сходства до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком в отношении однородных товаров и/или услуг. Если резидент РФ уже получил регистрацию, значит эксперт посчитал данные товарные знаки не сходными до степени смешения, либо охрана предоставлена в отношении неоднородных товаров и/или услуг Резидент Беларуси, который считает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации нарушает его права, может подать возражение в Апелляционный совет (п. 1 и 3 ст. 25 Закона о товарных знаках). Требования к подаваемому возражению изложены в Положении о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утвержденном постановлением Совмина от 24.08.2020 N 499. В частности, в возражении нужно обосновать, почему резидент считает, что товарные знаки являются сходными до степени смешения, провести анализ однородности и т.д. Решение Апелляционного совета можно обжаловать в Верховный суд. При этом срок подачи возражения по данному основанию — 5 лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене (подп. 1.4 п. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках).

Вопрос 7: На практике в нашу страну ввозят товары, маркированные товарными знаками на основании письма-разрешения владельца знака, а не на основании лицензионного договора. Является ли письмо разрешением владельца товарного знака?

Ответ: По мнению лектора, письма достаточно для ввоза товаров, маркированных товарным знаком. Ведь законодательством установлено, что товарный знак можно использовать с разрешения его владельца (п. 3 ст. 3 Закона о товарных знаках). Форма такого разрешения законодательством не предусмотрена. Обязанность заключать лицензионный договор тоже не установлена.

Лектор подчеркнула, что на практике может не быть даже письма-разрешения владельца товарного знака. Но если он не возражает, то товар может быть ввезен, т.к. никто другой не вправе возражать против такого ввоза.

Вопрос 8: Владелец товарного знака производит товар в Финляндии и маркирует его товарным знаком «Финляндия». Может ли он дать лицензию лицу на производство этого товара в Беларуси или это будет нарушение прав на географическое указание?

Ответ: Нужно знать, является ли «Финляндия» географическим указанием, т.е. идентифицирует ли территорию происхождения товара, его качество и другие характеристики (п. 1 ст. 1 Закона о географических указаниях) и охраняется ли оно в Беларуси. Если географическое указание охраняется как таковое, то выдать лицензию на использование географического указания нельзя. Если это товарный знак, который не содержит охраняемого географического указания, то владелец может выдать лицензию без ограничений.

Вопрос 9: Планируется ли сокращение сроков регистрации товарных знаков?

Ответ: Не планируется. На данный момент срок регистрации составляет около восьми месяцев. Кроме того, есть услуги ускоренной экспертизы и ускоренной предварительной экспертизы. То есть на данный момент времени есть возможность получить охрану достаточно быстро.

Справочно
Со сроками ускоренной регистрации и экспертизы товарного знака можно ознакомиться на официальном сайте Национального центра интеллектуальной собственности.

Лектор подчеркнула, что при ускоренной предварительной экспертизе есть риск, что не будут учтены международные заявки, у которых раньше приоритет. Это может привести к признанию регистрации товарного знака недействительной.

Читайте этот материал в ilex >>*
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex